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商标诉讼无效宣告:一事不再理及法律条文转换适用问题

 

 
 
商标诉讼无效宣告:一事不再理及法律条文转换适用问题
 
 

商标诉讼无效宣告:一事不再理及法律条文转换适用问题
评第5716549号“天顺德”商标无效宣告请求案二审判决
 
诉争商标系原告威达公司申请注册的第5716549号“天顺德”商标,申请日为2006年11月13日,专用权期限自2009年9月21日至2019年9月20日,核定使用商品为第33类的青稞酒等。第三人青海互助公司曾引用其注册的第3400971号“天佑德”商标于2009年7月13日对诉争商标提出异议申请, 该异议未获支持,诉争商标获准注册。
 
2014年1月14日,青海互助公司又针对诉争商标提出争议申请,理由与其提出异议的理由以及引用的商标一致。
 
2015年1月30日,被告商标评审委员会裁定:诉争商标与引证商标构成使用在同一种或类似商品上的近似商标,因此商标确权诉讼中的一事不再理及法律条文转换适用问题。
 
威达公司不服,向北京知识产权法院提起诉讼。
 
北京知识产权法院认为:青海互助公司提出异议和无效宣告的理由以及所引用的引证商标在均相同,具有相同的事实及理由,属于2001年商标法第四十二条所规定“一事不再理”情形。因此判决:撤销商标评审委员会裁定并重做。
 
商标评审委员会和互助公司均不服,提起上诉。
 
北京市高级人民法院判决:驳回上诉,维持原判。[1]
 
 
北京市高级人民法院认为:2014年商标法实施条例第六十二条仅规定经商标评审委员会审理的诉争商标,除对经不予注册复审程序予以核准注册商标提起无效宣告请求以外,其他事由应遵守一事不再理原则。该条与2001年商标法第四十二条相比,一事不再理原则的规制范围有所限缩,未经商标评审委员会审理的诉争商标,申请人再次提出评审申请的,并不违反一事不再理原则。本案诉争商标在获准注册前的异议程序并未经过商标评审委员会审理,在无效宣告请求所依据的事实和理由与商标异议申请中提出的事实和理由并不相同的情况下,商标评审委员会受理青海互助公司的无效宣告请求并进行审理,并未违反“一事不再理”原则。
 
青海互助公司提出无效宣告请求的理由为2001年商标法第十三条、第三十一条、第四十一条,并未将2001年商标法第二十八条作为申请理由。商标评审委员会依职权将青海互助公司所提2001年商标法第十三条的申请理由转换适用为第二十八条,并据此做出对青海互助公司不利的裁决,有违程序正义,青海互助公司不应承担因商标评审委员会主动转换法条适用而带来的不利后果。商标法不同条款具有各自的内在价值,应当针对具体条款的设置意义在具体案件中进行相应认定,而不应不适当地扩大条款本身的适用范围,否则将损害商标法整体条款体系之间价值的确定性与稳定性。
 
商标评审委员会并未对诉争商标是否违反2001年商标法第十三条及第三十一条所指“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形进行审查,明显不当,违反了2014年商标法实施条例第五十四条的规定,应予撤销。在商标评审委员会未就此作出认定前,为保障各方当事人的程序性权利,避免审级利益损失,法院对诉争商标是否违反2001年商标法第十三条、第三十一条所指“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”情形不予评述。
 
综上,原审判决认定事实及适用法律虽有不当,但判决结论正确,故对其存在的瑕疵予以纠正后,对判决结果仍予以维持。
 
 
本案涉及两个方面的问题:一是关于在新商标法施行前仅经过异议程序核准注册的商标,在新商标法施行后再次以相同的事实和理由提出无效宣告的,是否受“一事不再理”原则的约束;二是法律适用条文的转换问题。
 
第一,关于“一事不再理”问题。在新商标法施行后,有观点认为,这种情况,虽然在法律和行政法规中没有规定,但是由于2001年商标法给所有的当事人都可以申请异议复审进而提起诉讼的程序权利,而当事人不行使的,不能在新法施行之后再获得额外的救济,即也应当受“一事不再理”原则的约束。[2]但是,自本案以后,北京市高级人民法院采取了相反的做法认为,这种情况不应受“一事不再理”的约束,因为法院认为“一事不再理”是程序问题,根据最高人民法院司法解释的规定,对于在新商标法施行前获准注册的商标提出无效宣告的,程序问题适用新法,实体问题适用商标获准注册当时的法律。新商标法关于“一事不再理”仅规定在商标法实施条例的第六十二条中,而该条仅规定经过商标评审委员会审理的诉争商标,除经过不予注册复审程序准予注册提起无效宣告请求的意外,都要遵循“一事不再理”原则。对于经过商标局的异议程序而没有经过商标评审委员会的复审程序而获准注册的商标提起无效宣告的,从严格依法执行程序性规定的角度,是没有对其限制不能再次以相同的事实和理由提起无效宣告请求的。所以法院认为,此种情况没有“一事不再理”的适用。从程序法的严格依法执行角度来看,法院的这一解释也并无太大问题。而且在这种情况下,实际上对无效宣告请求人是有利的,可以让商标评审委员会对于自己之前向商标局提出的事实和理由再让商标评审委员会评价一次,而基于时间等原因,不同的审查机构对于法律适用和事实认定的理解也会有不同,从目前加大力度打击侵权、制止恶意抢注的显示来看,诉争商标被宣告无效的可能性要更大一些。
 
第二,关于法律适用条文的转换问题。对于在相同或者类似商品上注册的相同或者近似的商标,通常适用新商标法第三十条的规定即可将诉争商标宣告无效,即使需要考虑引证商标的知名度,则在相同或者近似商标的比较时予以考虑即可,无需通过适用商标法第十三条的驰名商标条款。但是在很多情况下,当事人及其代理人为着重强调其引证商标的高知名度,在相同或者类似商品时也会引用商标法第十三条的规定。实践中对于商标法第十三条第三款能否适用于相同或者类似商品的情形也有不少争议。最高人民法院在2017年颁布的《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十四条中明确作出了限定:如果诉争商标注册未满五年,在此期间内,当事人依据商标法第十三条第三款提出无效宣告请求,商标评审委员会依据商标法第三十条进行审理并支持其主张的,法院也可以同样按第三十条继续审理。本案就是这种情况,无效请求人在提出无效宣告请求时,并未提出商标法第三十条作为依据,而是提出了第十三条第三款,但理由却是引证商标与诉争商标构成相同或者类似商品上的相同或者近似商标。从理由提出的角度来看,无效请求人实际是知晓关于“一事不再理”原则而试图想避免适用该原则的,所以其提出了不同的法律适用依据,但实际理由却是一样的。二审法院在此所做认定有一些基本的缺陷:无效请求人没有提出过除本案引证商标之外的其他的未注册商标或者其他在先非商标性权益,作为否定诉争商标注册合法性的权利基础,二审法院如果稍微考察一下就能判断出其要求商标评审委员会重新审理的判决是毫无意义的,因此对于2001年商标法第三十一条的审理结论只能是驳回,对于2001年商标法第十三条第二款的审理结论也和新商标法第三十条的审理结论一致。既然二审法院已经认定2001年商标法下的异议和新商标法下的无效宣告不构成一事不再理,那么提出相同的事实和理由就是可以审理的,而根据前述最高人民法院的司法解释,商标评审委员会对无效请求人关于商标法第十三条的请求转换成新商标法第三十条审理并支持也是符合要求的。如果商标评审委员会的审理结论并无不当,就应当驳回原告的诉讼请求;如果商标评审委员会审理结论错误,则直接改判即可。二审法院的判决其实是回避作出实体性结论的做法,其判决所谓“损害商标法整体条款体系之间价值的确定性与稳定性”在最高人民法院司法解释已经同意可以转换法条适用的情况下,已经无需再考虑。而且即使二审法院不愿意作出实体认定,因为一审关于“一事不再理”的认定错误,完全可以发回一审法院重新审理,要求一审法院作出实体结论,再由当事人上诉即可,但是二审也没有作出发回的裁决,而是维持了一审判决,在二审判决中也没有对一审的认定作出评判,其目的很可能是为了维持一审判决而有意为之,并非是为了澄清法律适用或者最终解决纠纷。而这种仅在程序上打转而不实际解决纠纷的做法,在最近的法院判决中有逐步蔓延开来的趋势。最高人民法院副院长陶凯元大法官在2018年7月举行的第四次全国法院知识产权审判工作会议上对此现象明确提出:“要改进裁判方式,强化裁判指引,促进知识产权行政纠纷的实质性解决,避免循环诉讼和程序空转。对于商标应否注册、撤销或者无效、专利应否授权或者无效、被查处的涉嫌侵权或者不正当竞争行为是否成立等能够得出明确结论的,应该在判决中给出明确指引;无法得出明确结论的,也应尽可能对解决相关争议应遵循的原则、标准或者应注意的问题作出明确提示,以方便行政机关依照判决意旨重新作出行政行为。”据此,我们预期,程序空转的做法可能会在一定程度上有所缓解。