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如何分析新增加或作过重要内容修改的专利申请复审驳回原因?

 

 
 
如何分析新增加或作过重要内容修改的专利申请复审驳回原因?
 
如何分析新增加或作过重要内容修改的专利申请复审驳回原因?
 
(I)《专利法》第20条第I款。
 
这一条款通常不适用于专利申请的初步审查,因为审查员在审查中国专利申请时不积极寻找证据,有时无法正确定位违反本节规定的信息或证据。除非提供了证据或有关证据或资料,或在审查中国专利申请的实质时,审查员检索到同一申请人已就相同或类似技术内容在国外提出专利申请的证据,并公布了对外国的优先权,否则,申请人未提出申请,在中国的专利申请就不能获得批准。此条款要求进行保密审查的请求。如果这是真的,无论专利申请的内容是否保密,都不符合该规定。
 
专利申请人虽提出了保密审查的请求,但在保密审查通过正式批准之前就 已在国外进行了专利申请的,也属于不符合该条款规定的情形。
 
 
上述情况都属于可以驳回的理由,如果专利审査部门已有相应证据或准确 信息,那么其驳冋后的复审结果也是不乐观的。
 
 
因此,如果碰到因该条款被驳回并提出复审请求的情形,则有两种复审思 路:第一种思路是从证据的真实性或信息的可靠性上去进行争辩,不能从技术 内容是否厲于保密内容方面去争辩。第二种思路是从该申请不是在中国境内完 成实质性发明创造工作的理由去争辩,但这种争辩成功与否的关键是要搞清楚 其发明人是谁,该发明人是在何地完成发明创造的,复审能否成功要依靠相关 的证据链支持。而且这种判断及证据的认定是较为困难的,如果申请人认为该 在国外进行的专利申请的实质性发明创造工作不是在中国境内完成的,则举证 责任应该属于该中国专利申请的申请人。究竞如何认定,还有待于口后用实际
 
 
该两条款是此次新增加的审查条款,它们仅涉及利用了遗传资源的发明专 利的初步审査和实质审査阶段的审查(具体内容请参见《专利审査指南》第 一部分第一章5.3和《专利审查指南》第二部分第十章9.5),对于不符合该 两条款规定的,经初步审杳阶段补正后仍不符合规定,或实质审奄阶段经陈述 意见或者修改仍不符合规定的,应予以驳回。
 
 
该类驳回的原因可能是以下三种情况:第一,经审查阅读某发明的说明 书,审查员认为该发明属于依赖于遗传资源完成的发明创造,但专利申请人未 填写遗传资源披露登记表和未在请求书中对遗传资源进行说明;第二,经审査 阅读某发明的说明书,审査员发现该发明所依赖的遗传资源与申请人填写和披 露的遗传资源信息不一致;第三,经审查发现,某发明遗传资源来源披露登记 表的填写不符合相关要求或存在错误。
 
 
对于上述第三种情况,一般可以通过补正或修改在初步审查阶段得到解 决;对于其他两种情况,专利申请人可通过意见陈述的方式或对登记表进行修 改的方式解决。当然,专利申请人也吋以提出复审并针对驳回缺陷对请求书或 遗传资源披露登记表进行修改,克服存在的缺陷。
另外,如果驳回属于第一种情况,专利申请人不认同审查员关于发明专利 申请属于利用了遗传资源的审查意见,则可通过意见陈述书进行争辩或举证。